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歐盟法院確認歐盟設計法中的特別管轄

2017-08-16 15:04北美智權報

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【葉雪美╱經濟部智慧財產局專利一組簡任專利高級審查官】

2016年,歐盟成員國的一些法院已將歐盟共同設計(community design,簡稱歐盟設計)案件提交歐盟法院(Court of Justice of the European Union, CJEU)請求作出初步裁決,設計人員及專利業界都熱切期待CJEU的法律解釋與答覆。這些案件是有關2001年12月12日制定的第6/2002號歐盟設計法(Regulation on Community design,以下稱設計法)的適用與解釋,例如:作為歐盟成員國的國內法院,是否有決定註冊設計或未註冊設計侵權的管轄權。另有關於歐盟設計指令(Design Directive)的解釋。本文將介紹2017年7月13日CJEU剛剛做出的C-433/16案件決定,以及其中對於設計法及布魯塞爾規則中與訴訟及反訴管轄相關規定的解釋。

※本文摘錄自[歐盟法院確認歐盟設計法中的特別管轄]

歐盟設計法第4條2款規定,在正常使用中不可見的複合式產品之零組件,不得用設計保護。其立法目的是要排除歐盟範圍內複合式產品的零組件之設計保護。因此,火星塞和機油濾清器等的內部零組件,在歐盟設計制度下是不給予保護的;但是,對於為了恢復其原始外觀而維修複合式產品所使用的維修零件則有例外,就是設計法第110條所規定的「維修免責條款」之例外。

歐盟成員國的國內法院已有數十件與設計法第110條規定有關的案件,其中40件關於汽車輪圈的案件已做出決定,幾乎所有的法院都認為:汽車輪圈不是為了恢復其原始外觀所使用的維修零件,不屬於設計法第110條所規定的「維修免責條款」之例外情況。輪圈是一種「配件(accessories)」,有助於車輛的整體美感,亦允許消費者能在市場上隨意替換與車輪可相容的其他輪圈產品,因此,不能被視為「零組件」。實際上,相同的車輛可以裝配各種不同的輪圈(如圖1所示),另一方面,同一輪圈也可以在不同類型的車輛上(如圖2所示)。

圖1 Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTi汽車可...
圖1 Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTi汽車可以搭配不同的車輪
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圖2 Borbet BL5 Felge的輪圈可以搭配不同形式的汽車
圖2 Borbet BL5 Felge的輪圈可以搭配不同形式的汽車
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事實背景

2017年7月13日,CJEU就BMW公司控告Acacia公司的C-433/16案件的管轄權作出了判決,其中提到關於管轄權的六個問題並不令人驚訝,但仍作出有用的確認與解釋。這案件是義大利最高上訴法院(Italian Court of Cassation)2016年4月5日的決定中,依據第267條歐盟運作條約(Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU)提出的初步裁決(preliminary ruling)請求,2016年8月3日,CJEU收到初步裁決之請求。

C-433/16案件是有關第44/2001號「布魯塞爾規則(the Brussels I Regulation or EU I Regulation)」的解釋,這是歐盟理事會於2000年12月22日修訂定關於民事和商業事務判決之承認和執行的歐盟規則,以及2001年12月12日制定設計法的解釋。該初步裁定請求是設立在德國的BMW公司和義大利的Acacia公司之間的訴訟中提出的,涉及Acacia公司反訴BMW公司的管轄權決定。

Acacia的反訴策略

Acacia製造和銷售適用於Audi、BMW及Porsche汽車的鋁合金輪轂的汽車輪圈(如圖3所示)。法院表示該等合金輪圈的複製品是由汽車製造商生產且以WSP義大利的商標銷售,WSP標誌是「車輪零組件(Wheels Spare Parts)」的縮寫,這些輪圈是複製品(replica rims)。汽車製造商所生產的輪圈已在EUIPO登記為註冊設計,Acacia認為已落入設計法第110條規定的「維修免責條款(repair clause)」中排除保護之零組件設計。

圖3 Porsche公司的輪圈註冊設計與複製品的比對
圖3 Porsche公司的輪圈註冊設計與複製品的比對
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關於設計法第110條(1)款規定之解釋及適用,2012年7月,英國高等法院在BMW v. R&M案件的判決中,建立複合式產品的維修零組件適用維修免責條款之檢測。汽車零組件要成為註冊設計所保護之標的,必須符合以下兩個要件:(1)零組件本身需具有獨立的特性;(2)不能僅是構成複合產品的其中一個零組件。

圖4 BMW公司已在EUIPO註冊的輪圈設計
圖4 BMW公司已在EUIPO註冊的輪圈設計
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2013年1月21日,Acacia在義大利的那不勒斯地方法院(以下簡稱那不勒斯法院)提起對抗BMW的訴訟,請求確認其輪圈產品未侵害註冊設計之聲明(Declaration of Non-Infringement,簡稱DNI),而BMW是該等汽車輪圈註冊設計的權利人(如圖4所示),以及請求確認BMW濫用市場支配地位(abuse of a dominant market position)和不公平競爭之聲明。同時,Acacia試圖請求禁制令防止BMW採取訴訟阻礙這些產品的銷售。

BMW對於管轄權的抗辯

BMW向那不勒斯法院遞交抗辯,以初步程序作為重點,說明Acacia委託律師申請的通知是不存在或無效的。另一個爭點仍然是初步事項(preliminary matter),BMW對義大利法院的管轄權提出質疑,認為Acacia的申請應予以拒絕,因為在事實上或法律上都沒有依據。

BMW提出了以下的主張:......接受這種具有法律效力文件只是程序上的意義,申請這文件唯一目的是為了避免之後出現錯誤聲明的風險。一方面,Acacia並未作出通知,在另一方面,法院不可能宣告其所提的申請有效,因為義大利法院不具有管轄權,德國法院才有司法管轄權。

2014年5月27日舉行聽證會,那不勒斯法院訂定關於遞交程序問題進一步意見書的最後期限。2014年10月3日,BMW向義大利最高上訴法院(簡稱最高上訴法院)提交一項初步爭議(preliminary issue),是關於那不勒斯法院一直懸而未決的司法管轄權問題。BMW多次提及,義大利法院沒有司法管轄權去審理Acacia所提的案件。就這一部分,Acacia抗辯BMW已默認接受義大利法院的管轄權。之後又對其所申請的通知提出異議,主張那通知是不存在或無效的。


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