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美國參議員再提案欲大修IPR等USPTO Trial程序法規

2017-07-31 14:08北美智權報

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【黃蘭閔/北美智權法規研究組】

6月下旬,美國參議院提出編號S.1390的新修法提案STRONGER Patents Act of 2017,磨刀霍霍,準備大修IPR和其他USPTO公告後審理(Trial)程序法規。

美國2011年9月16日頒布《Leahy-Smith美國發明法》(Leahy-Smith America Invents Act,簡稱AIA;編號Public Law No: 112-29),導入數種專利公告後的USPTO審理(Trial)程序,以受理案件量觀察,這些新程序極受歡迎,居高不下的專利陣亡折損率,儼然成為這些新程序的最大賣點,但也由此引發諸多爭議。2017年6月下旬,美國參議院提出編號S.1390的新修法提案STRONGER Patents Act of 2017,磨刀霍霍,正對這些程序而來。

前述新程序,是由USPTO專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board;PTAB)負責處理,包括派生(Derivation))、多方複審(Inter Partes Review;IPR)、領證後複審(Post-Grant Review;PGR)、涵蓋商業方法專利過渡期複審 (Transitional Program for Covered Business Method Patent Review;CBM)四大類程序。其中以IPR使用最廣,2012年9月16日新法生效至2017年10月間,USPTO共收到5292件IPR請求,占這類新程序總請求件數九成以上;排名第二的CBM請求有481件,占8%;PGR請求件數僅38,約占1%。

IPR等程序,有人認為有助降低淘汰劣質專利所需付出的成本,但也有人質疑遊戲規則對專利所有權人極不友善,在USPTO新程序敗下陣來的專利所有權人,前仆後繼往各級法院爭取翻案機會,也動用各種資源試圖從立法面翻轉此一局勢。

S.1390主要提案人美國參議員Chris Coons說,AIA引發了當年修法時未能預見的副作用,諸如:有程序請求人(Petitioner)再三提出程序請求騷擾專利所有權人,甚至有人利用這些程序摜壓股價、企圖強迫達成和解,而且還衍生法院和PTAB重覆工作的問題,因此研擬修法,以使整體制度規範更加公平,並提高PTAB審理程序使用效率。

也因此,S.1390雖包括終止USPTO規費轉作他用、授權FTC遏止濫用專利Demand Letter等修法提案,但公眾矚目焦點仍鎖定IPR等程序相關修法。若依S.1390提案2017年6月原始提案修法,未來PTAB公告後審理程序將有許多重大改變,例如:

  • 修訂35 U.S.C. 316(a)、326(a)條文,改以Phillips案揭示原則解釋專利範圍,以與地方法院、ITC採統一標準。目前在PTAB審理程序中,專利期限尚未屆滿者,一律採用最寬廣合理解釋(Broadest Reasonable Interpretation BRI)標準。
  • 修訂35 U.S.C. 316(e)、326(e)條文,程序中被挑戰的專利範圍都改作有效推定,需有「明確且令人信服」(Clear and Convincing)的證據,才能推翻前述推定。依目前制度,PTAB各項程序只要求達到「優勢證據」(Preponderance of the Evidence)標準。
  • 修訂35 U.S.C. 311(d)、321(d)條文,僅被告或被控侵權者可提IPR,而PGR程序請求人則需證明有合理可能被告或被控侵權,或證明專利有效與否損及其競爭利益。目前除CBM程序外,IPR、PGR程序基本規定,不受Estoppel條款約束且滿足文件提交期限的任何第三人,皆可成為程序請求人。
  • 修訂35 U.S.C. 314(a)、324(a)條文,僅有先前未曾成案(Institution)、不曾進入IPR或PGR實質複審程序的專利範圍,可再由PTAB宣布成案並進入實質複審。根據目前制度,單一專利或專利範圍無成案件數上限。
  • 修訂35 U.S.C. 315(c)、325(c)條文,若法院或ITC已作成終局判決,認定某專利範圍符合35 U.S.C. 102或103具可專利性,PTAB即不得再對此一專利範圍啟動IPR或PGR實質複審程序;若是IPR或PGR程序成案後才作成終局判決,PTAB必須暫停該專利範圍實質複審程序,靜侯法院或ITC的終判或上訴結果,並在法院或ITC確認專利範圍有效後終止其程序。
  • 修訂35 U.S.C. 6(c)條文,參與宣告IPR、PGR程序成案的PTAB成員,不得參與成案後的實質複審工作。其實美國聯邦巡迴上訴法院(Fed. Cir.)之前曾在Ethicon案宣判,同意IPR成案的同一合議庭,亦可接續處理實質複審工作。

事實上,不只美國國會的部分議員對PTAB審理程序有意見,S.1390提案發布前一週,美國最高法院同意受理Oil States v. Greene's Energy Group上訴案,IPR這類(沒有陪審團卻能消滅私人財產的)程序是否違憲,連美國大法官們也認為值得研究。美國國會的修法提案不一定能成功闖關,但如無意外,最高法院受理的上訴案總會作成判決,這場IPR支持方及反對方的戰爭,不論是立法戰線或司法戰線,後續發展都值得關注。


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