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淺談日本研究成果有體物移轉契約

2017-07-31 10:36北美智權報

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【陳麗珣/企管顧問公司法務專員】

近年來,日本在智慧財產權議題上開始重視MTA研究成果有體物移轉契約(Material Transfer Agreement, MTA,台灣地區亦有稱之為「材料移轉契約」,即日本之「研究成果有體物移轉契約」)之發展,並針對日本國情而對大學產官學之MTA予以特別規範。本文將針對日本MTA契約之原則性規範及契約要項予以介紹。

在日本,除民間企業外,大學或研究機構素來為研發的先驅,然而,當大學在研究開發繼而申請專利時,經常會面臨經費問題。由於大學屬於學術單位,較難進行專利權實施,因此一般多藉由專利授權或技術移轉取得經費。根據日本經濟產業省於2017年1月公布之資料,自2010至2015年間,僅大學申請發明專利件數至少達8,675件之多,此外,因授權實施或移轉等件數僅2015年即達11,872件,且金額高達26.8億日圓,較2014年增加了約6.9億日圓之多。由此可見,日本大學或研究機構帶來的專利產值極高。

材料移轉契約簡介

在研究領域中,研究者之間彼此交換最新的研究材料及資訊,乃為常態。透過彼此間的交換成果,不僅可以促進研究開發,同時也可以透過約定授權等內容,以促進產業發展。至於研究成果有體物移轉契約,主要是指針對研究成果有體物移轉的約定。所謂「研究成果有體物」(Material),係指在研究過程中研究開發之成果,具體而言,其內容包括動物細胞、植物細胞(含種子)、基因抗體(含基因序列資訊)、實驗動物(含基改動物)等生物材料外,亦包括無機化合物等、有機化合物等之研究材料等。鑑於這些研究成果有體物之後可能再衍生出具商業價值的發明專利,近年來在日本產官學的智慧財產權議題上,亦頗為重視所謂研究成果有體物移轉契約之發展,日本國內如東京大學、京都大學、熊本大學各大學均設立創新促進中心,針對智慧財產權之產官學部分在研究成果有體物移轉契約部分著墨,以避免因未授權使用而產生侵權疑慮,對此,光是京都大學醫學領域的產學合作促進機構一年所締結的MTA契約即高達500件左右。

至於日本各大學及研究機構的MTA,其內容之基礎即係源自於日本文部科學省在2002年公布的「研究開発成果としての有体物の取り扱いに関するガイドラインについて(平成14年7月31日 14振環產第22號)」(中譯:「研究開發成果之有體物處置相關指南」)。該指南針對日本國內現實狀況,對大學或研究機構訂立MTA契約制定了一般性的規範,其重點項目摘要如下:

  1. 關於研究成果有體物部分之權利歸屬、範圍、以及如何使研究者自由使用並利用契約約定與產業連結。
  2. 管理部分:依據研究成果有體物的性質,針對是否有償、授權或讓與予以管理。
  3. 提供部分:依提供予國家機關或非國家機關而有所不同。
    原則上提供予國家機關與以學術或研究開發為目的而利用之非國家機關均需在一方提示的條件下提供,惟在提供予後者之情形,則得在文部科學省所定之省令範圍內無償提供。
    至於提供予以產業利用或營利為目的而使用之非國家機關者,則應在提供者與各機關間載明提供之必要條件,訂立有償契約以約定讓與或授權關係。
  4. 其他:針對研究成果有體物之資料管理予以規範,並提供了研究成果有體物移轉契約之示範合約,其版本之適用對象分別是:(1)提供予國家機關者,(2)無償提供予以學術或研究開發為目的之非國家機關者,以及(3)提供予以產業利用或營利為目的而使用之非國家機關者。

前述指南可謂係針對日本大學及研究機構在產官學部分的MTA部分予以原則性規範。整體而言,也就是原則上提供予公家機構或非營利使用時,為無償提供;提供予民間等營利機關時,則為有償提供。至於具體契約內容,即依所提供之研究材料稀有性或有用性而由提供者與接受者互相約定之。由提供予公家機構或非營利使用之MTA係無償提供觀之,日本在現階段對於研究成果有體物可謂採取了促進研究發展的公益角度。

儘管如此,實際上在訂立MTA之條款時,除名稱、數量等基本研究成果有體物相關資料外,在前述指南所規範之原則下,仍以下列一般條款為主:

  1. 目的外使用禁止
  2. 止提供予第三人
  3. 保密義務
  4. 公開發表條件
  5. 基於使用材料而產生的智慧財產權處置
  6. 對價
  7. 免責條款

除了前述一般條款外,在前述指南之示範合約中亦提及,若研究成果有體物衍生出具有商業價值之專利發明時,即就使用該材料時若有衍生物件之情形應即通知提供方並與其協議後續事宜。簡言之,即針對研究成果有體物所衍生之物,在尚未確定其價值前,以課予告知義務的方式,來決定是否進一步就未來該衍生物的權利歸屬及收益予以協議。此一方式,雖然看似具有不確定性,某程度上可為對雙方未來可能衍生的專利權歸屬及收益等留下較有彈性的磋商空間。

綜上,在產官學活動蓬勃發展的日本,針對研究成果有體物之移轉契約,原則上可依據前述一般條款及MTA相關指南,再根據研究成果有體物本身的性質等具體內容約定提供方及受領方的權利義務。然而,考量到其後可能帶來的專利產值,則仍可能在契約內另行以告知義務等方式對可能產生的發明專利保留未來的磋商彈性及空間。


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